El 5 de noviembre de 2020, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (“LFPPI”) reemplazó la Ley de la Propiedad Industrial, vigente desde el 25 de junio de 1991. La nueva legislación introdujo numerosos cambios, pero este artículo se enfoca en lo que considero sus tres desarrollos más importantes.
1. Declaración de uso en México
La nueva ley resuelve, en sus artículos transitorios, el problema de interpretación respecto a las marcas que deben declarar uso en México. La ley anterior, con su reforma del 10 de agosto de 2018, estableció la obligación de declarar el uso dentro de los tres años posteriores al registro de la marca. Sin embargo, su redacción permitía interpretaciones que sugerían que esta obligación aplicaba a todas las marcas con más de tres años de registro.
La intención legislativa era que esta obligación aplicara solo a marcas concedidas después del 10 de agosto de 2018. La nueva ley lo deja claro: la obligación de declarar uso aplica únicamente a marcas concedidas a partir de esa fecha.
Esta disposición ha sido criticada por otorgar únicamente un plazo de tres meses para presentar la declaración de uso, a partir de que se cumplen los tres años del registro, sin permitir presentarla antes. Esto contrasta con la práctica habitual en México y otras legislaciones, donde se permite presentar la declaración seis meses antes del vencimiento y hasta seis meses después como periodo de gracia.
En México, no es necesario presentar pruebas de uso al hacer esta declaración; basta una manifestación bajo protesta de decir verdad. Sin embargo, una declaración falsa ante una autoridad no judicial puede considerarse un delito penal que conlleva prisión.
Además, según la LFPPI, es obligatorio declarar el uso al renovar el registro de una marca en México, lo cual debe hacerse después de 10 años a partir de la fecha de solicitud de registro (para solicitudes anteriores al 10 de agosto de 2018) o 10 años después de la concesión del registro (para solicitudes posteriores).
En la práctica, surge un problema frecuente al presentar la declaración de uso de marcas con solicitud en México mediante el registro internacional del sistema de Madrid. El solicitante designado en México suele desconocer que en México no existe la “solicitud multiclase”. Al llegar, el registro internacional se divide en expedientes por clase. A menudo, estas solicitudes se convierten en registros en diferentes fechas, requiriendo declaraciones de uso independientes para cada una.
Además, la renovación del registro local, incluso en diferentes clases, debe coincidir con la renovación del registro internacional, según reglas de la OMPI. Sin embargo, la declaración de uso para los registros locales debe presentarse dentro de los tres meses siguientes a que la OMPI informe que el registro local ha sido renovado.
Esto suele pasarse por alto, provocando que los registros locales caduquen automáticamente sin necesidad de notificación por parte de la autoridad.
2. Importaciones paralelas y mercado gris
Otro cambio relevante es la regulación de las importaciones paralelas o “mercado gris”. La nueva ley mantiene la aceptación de estas para marcas, pero por primera vez en décadas, la niega para patentes.
Antes, aceptar importaciones paralelas para ambos casos ayudaba a evitar precios altos en México. Si un producto era más caro localmente, un comerciante podía comprarlo en el extranjero y revenderlo en México.
Sin embargo, se mantiene la obligación de demostrar el origen legítimo del producto. El vendedor en el extranjero debe probar que adquirió los productos del titular de la marca, su licenciatario, distribuidor autorizado o algún integrante del mismo grupo económico.
El cambio es sutil, pero su impacto ha pasado desapercibido incluso para áreas del propio gobierno mexicano.
Artículo 175, fracción II:
El registro de una marca no surtirá efectos contra:
[…]
II. Quien comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplique la marca registrada, después de que haya sido introducido legalmente en el comercio por el titular o por quien éste haya autorizado.
Para las patentes, el artículo 57, fracción III, establece:
El derecho conferido por una patente no surtirá efectos contra:
[…]
III. Quien comercialice, adquiera o use la invención patentada después de que ésta haya sido introducida legalmente al comercio en México.
La jurisprudencia mexicana dicta que la ley debe interpretarse según su redacción. Aquí, se exige que el producto patentado haya sido introducido legalmente en México, mientras que para marcas no hay tal limitación, permitiendo productos introducidos legalmente en el comercio, sin importar el país.
Además, la fracción II del artículo 175 establece que el producto debe ser introducido por el titular de la marca o su licenciatario. Por extensión, también aplica al grupo económico del titular, licenciatarios o sublicenciatarios, dentro y fuera de México.
Esto se basa en el artículo 54, fracción II, de la antigua Ley de la Propiedad Industrial, que sigue vigente hasta que se emita un nuevo reglamento, según el artículo cuarto transitorio de la LFPPI:
CUARTO: En tanto el Ejecutivo Federal expida el Reglamento de esta Ley, continuará en vigor el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial publicado el 23 de noviembre de 1994, en lo que no se oponga a la nueva Ley.
En mi opinión, esta disposición es inconstitucional, pero aplica mientras no se promueva un juicio de amparo dentro de los 15 días hábiles posteriores al primer acto de aplicación.
Considero que es inconstitucional porque los reglamentos deben limitarse a facilitar la aplicación de la ley. No pueden contradecirla ni ir más allá. En este caso, el reglamento excede los límites de la ley.
3. Reclamaciones por daños y perjuicios
Otro cambio importante en la LFPPI se refiere a las reclamaciones por uso no autorizado de los derechos otorgados por la ley. La ley anterior permitía estas reclamaciones, y desde 1994 se estableció un monto fijo equivalente al 40% de las ventas brutas de los productos infractores, sin necesidad de prueba. Si se exigía un monto mayor, sí era necesario probar los daños.
Ese 40% se consideraba excesivo y fue cuestionado por su carácter supuestamente confiscatorio, pero los tribunales de amparo lo validaron.
Se cuestionaba por qué 40% y no otro porcentaje. Cuando participé en el grupo consultivo de la entonces Dirección General del IMPI, noté que no existía estudio técnico que justificara ese número; se adoptó del porcentaje que ya aparecía en la Ley Federal del Derecho de Autor.
Antes, las reclamaciones debían presentarse ante tribunales civiles federales o locales, a elección del reclamante. Había confusión sobre si debía agotarse primero el procedimiento ante el IMPI o si podía demandarse directamente.
Esto provocó que muchas demandas se presentaran sin sustento en tribunales, especialmente locales, con poco conocimiento técnico y posibles casos de corrupción.
Los infractores, o “piratas”, suelen estar bien asesorados y no temen a estas demandas, ya que pueden desaparecer sin dejar bienes que puedan embargarse. Las empresas serias, en cambio, tienen activos y empleados, y enfrentan verdaderos riesgos si son demandadas por descuidos menores.
Aunque la Suprema Corte resolvió el criterio en jurisprudencia obligatoria: primero debe existir una resolución firme del IMPI para poder demandar por daños.
No obstante, la LFPPI ahora permite demandar directamente ante tribunales civiles, sin necesidad de una resolución previa del IMPI. Además, faculta al IMPI para determinar el pago de daños directamente tras concluir un procedimiento.
Esto plantea otro problema: el IMPI es una autoridad administrativa, y según la Constitución, no puede emitir sentencias de tipo civil, como indemnizaciones por daños.
Hasta la fecha en que escribo esto, no conozco casos donde se haya reclamado una indemnización directamente ante el IMPI.
Referencias:
Mexico. (2020). Ley Federal De Protección A La Propiedad Industrial. Extraido de https://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI.pdf